Si estás pensando registrar tu marca confiando en que basta con elegir una clase Niza distinta a la de un competidor, este caso te va a hacer reconsiderar tu estrategia. El Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) rechazó el registro de la marca «ETERNIT» solicitada por la empresa colombiana Eternit Colombia S.A., pese a que pretendía amparar productos en la clase 19 (materiales de construcción) y la marca opositora estaba registrada en clases distintas (17 y 16). La decisión muestra cómo el principio de especialidad —regla básica del derecho marcario— puede ceder cuando los productos comparten canales de distribución y público objetivo.
El caso en breve
Rol: N° 995-2024
Marca solicitada: ETERNIT (mixta)
Solicitante: Eternit Colombia S.A.
Clase pedida: 19 (materiales de construcción no metálicos, cemento, tejas, techos)
Marca opositora: ETERNIT (denominativa y mixta)
Oponente: Sociedad Industrial Pizarreño S.A.
Registros previos: N° 831.727 (clase 17) y N° 946.474 (clase 16)
Decisión: Sentencia revocada en alzada. Oposición acogida por el TDPI el 16 de septiembre de 2024.
Qué pasó
Eternit Colombia S.A. solicitó el registro de su marca «ETERNIT» en clase 19 para distinguir cemento, mortero, concreto, tejas, techos no metálicos y otros materiales de construcción. Sociedad Industrial Pizarreño S.A., titular en Chile de la marca «ETERNIT» en clases 17 (adhesivos, pinturas, masillas) y 16 (papel, cartón, productos de imprenta), se opuso al registro.
El argumento de la oponente fue directo: las marcas eran gráfica y fonéticamente idénticas, y aunque las clases Niza eran formalmente distintas, los productos estaban estrechamente relacionados y se comercializaban por los mismos canales de distribución.
En primera instancia, INAPI rechazó la oposición aplicando el principio de especialidad. Su razonamiento fue que entre las coberturas no existía coincidencia ni relación alguna, por lo que ambas marcas podían coexistir sin riesgo de confusión.
El razonamiento del Tribunal
El TDPI revocó la decisión de INAPI con un análisis que fue mucho más allá de la comparación literal de clases Niza. El Tribunal estableció que entre los productos amparados por ambas marcas existía una relación funcional concreta: tanto los materiales de construcción de la clase 19 como los adhesivos, masillas y selladores de la clase 17 se distribuyen y venden a través de los mismos canales comerciales —ferreterías, distribuidoras de materiales de construcción, retailers especializados.
Esa coincidencia de canales, sumada a la identidad absoluta entre las marcas, configuraba un riesgo real y concreto de confusión sobre el origen empresarial de los productos. El consumidor que entra a una ferretería y ve cemento «ETERNIT» junto a masillas «ETERNIT» asumirá razonablemente que provienen del mismo fabricante, aunque legalmente sean empresas distintas.
Por estos motivos, el TDPI estimó configuradas las causales de irregistrabilidad de las letras f) (signos que inducen a error sobre procedencia) y h) (similitud con marcas registradas) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y rechazó el registro.
Qué te enseña este caso si quieres registrar tu marca
Este fallo deja varias lecciones prácticas que cambian la forma de planificar un registro marcario:
- El principio de especialidad tiene límites importantes. La regla general es que dos marcas idénticas pueden coexistir si amparan productos o servicios distintos. Pero cuando los productos comparten canales de distribución y público objetivo, esa regla cede frente al riesgo concreto de confusión.
- Los canales de venta importan tanto como las clases Niza. Antes de presentar tu solicitud, pregúntate dónde se venderá tu producto. Si compartirá góndola con productos de marca similar, aunque sean de otra clase, hay alto riesgo de oposición exitosa.
- La identidad absoluta agrava todo. En este caso las marcas eran idénticas, no solo similares. Cuando la coincidencia es total, el TDPI tiende a ser más estricto en la evaluación de la conexión entre productos.
- Investiga antes de invertir. Eternit Colombia probablemente ya tenía inversión publicitaria, packaging y estrategia comercial cuando recibió el rechazo. Un análisis de registrabilidad previo habría detectado el conflicto.
Conclusión
El caso ETERNIT confirma que el derecho marcario chileno mira más allá de la pura clasificación de Niza cuando hay riesgo real de confusión. Si tu marca es idéntica o muy similar a una ya registrada, no asumas que estar en una clase distinta te protege automáticamente. Evalúa siempre si los productos comparten canales de distribución, público objetivo o categoría comercial.
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