Imagina que quieres registrar tu marca para ofrecer servicios de venta al por mayor. Todo va bien hasta que aparece una oposición de una marca famosa que protege café, textiles y utensilios. ¿Pueden bloquear tu registro aunque operen en clases totalmente diferentes? El caso de JUAN VALDES vs. JUAN VALDEZ (Rol N° 001817-2024) responde con un contundente sí, y las razones te afectarán si planeas expandir tu marca a servicios comerciales.
El caso en breve
Marca solicitada: JUAN VALDES (denominativa)
Solicitante: Juan Carlos Valdés Vera
Clase: 35 (servicios de exportación, importación, venta mayorista/minorista, marketing, administración de negocios)
Oponente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Marca opositora: JUAN VALDEZ (registrada en múltiples clases: 5, 7, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 43)
Decisión INAPI: Acogió parcialmente la oposición (solo para clases 16, 18, 21, 25, 30 y 33)
Decisión TDPI: Revocó parcialmente y extendió el rechazo a servicios de venta de productos en clases 5, 7, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32 y 33
Qué pasó
Juan Carlos Valdés Vera presentó una solicitud para registrar JUAN VALDES en clase 35, cubriendo servicios comerciales amplios: desde exportación e importación hasta venta al por mayor y menor de productos en 24 clases diferentes del Clasificador de Niza. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, dueña de la reconocida marca JUAN VALDEZ, se opuso argumentando similitud gráfica y fonética, además de la conexión entre sus productos registrados y los servicios de comercialización solicitados.
INAPI inicialmente aceptó la oposición de forma limitada, protegiendo solo seis clases de productos. Sin embargo, la Federación apeló sosteniendo que la marca JUAN VALDEZ goza de fama y notoriedad internacional, y que los servicios de venta que pretendía amparar el solicitante estaban directamente conectados con muchos más de sus productos registrados.
El razonamiento del Tribunal
El Tribunal de Propiedad Industrial aplicó la doctrina de la conexión entre productos y servicios, que constituye una excepción al principio general de especialidad marcaria. Esta regla normalmente permite que marcas idénticas coexistan si distinguen productos o servicios de clases diferentes. Pero cuando existe una relación funcional o comercial entre ellos, la protección se extiende.
El tribunal estableció conexiones específicas basadas en su jurisprudencia previa: los cueros e imitaciones (clase 18) se relacionan con textiles para el hogar (clase 24), prendas de vestir (clase 25) y alfombras (clase 27). Los utensilios de cocina manuales (clase 21) se conectan con electrodomésticos de cocina (clases 7 y 11), y con alimentos que se preparan con ellos (clases 29, 30, 31). Las bebidas alcohólicas (clase 33) naturalmente se vinculan con cervezas y bebidas no alcohólicas (clase 32).
El razonamiento fue claro: cuando alguien ofrece servicios de venta al por mayor de productos específicos, está operando en el mismo canal comercial que quienes fabrican o distribuyen esos productos. El consumidor puede asumir legítimamente que existe un vínculo empresarial entre la marca de los productos y la marca bajo la cual se venden esos mismos productos.
Qué te enseña este caso si quieres registrar tu marca
Primera lección: Si planeas ofrecer servicios de comercialización en clase 35, investiga no solo las marcas registradas en esa clase, sino también en las clases de productos que piensas vender. Una marca previa que proteja los productos puede bloquear tu registro de servicios comerciales relacionados.
Segunda lección: La diferencia de una sola letra (VALDES vs. VALDEZ) no te salvará si las marcas suenan casi idénticas. El tribunal evaluó la similitud fonética y gráfica como determinante, sin importar esa pequeña variación ortográfica.
Tercera lección: La conexión entre clases no se limita a productos similares. El tribunal estableció vínculos entre clases aparentemente distantes (por ejemplo, clase 21 con clase 11) basándose en criterios como complementariedad funcional, canales de distribución compartidos y público consumidor común.
Cuarta lección: Si una marca opositora puede demostrar fama o notoriedad, los tribunales serán más estrictos al evaluar el riesgo de confusión. En este caso, JUAN VALDEZ opera internacionalmente y tiene presencia en Chile con sus cafeterías y productos, lo que reforzó la protección.
Quinta lección práctica: Antes de invertir en desarrollar una marca para servicios de marketplace, distribución o retail, verifica qué marcas existen no solo en tu clase, sino en las clases de los productos que comercializarás. Una búsqueda de antecedentes profesional debe considerar esta conexión de coberturas.
Conclusión
Este fallo confirma que el sistema marcario chileno protege activamente contra la confusión en canales comerciales relacionados, incluso entre clases formalmente diferentes. Para emprendedores y empresas, significa que la estrategia de registro debe ser más sofisticada: no basta con revisar tu clase específica, sino entender cómo tu actividad comercial se conecta con productos o servicios de otras clases.
El caso quedó ejecutoriado sin recurso de casación, estableciendo un precedente claro sobre cómo se evalúa la conexión entre servicios de clase 35 y productos de múltiples clases.
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